La United States Court of Appeals for the Federal Circuits (CAFC) ha emesso la sentenza relativa alla controversia sorta tra Uniloc USA Inc. e Microsoft Corporation. Uniloc è titolare del brevetto no. 5,490,216 che identifica un sistema per contrastare la duplicazione abusiva (“casual copying”) dei software, nel caso in cui gli stessi siano installati in violazione delle norme relative alla licenza di tali prodotti. 

 

I termini della controversia

Il sistema brevettato da Uniloc consente la creazione di un numero di registrazione generato dal software installato nella postazione dell’utente. Tale numero è successivamente inviato al proprietario del sistema che, utilizzando un algoritmo, genera una licenza ID in remoto. Nel caso in cui vi sia perfetta corrispondenza tra i numeri di registrazione il software consente l’accesso all’utente in modalità “use mode”; in caso contrario, (i.e, nelle ipotesi di duplicazione del software in cui il numero di registrazione utente non coincide con il numero di licenza ID) il sistema consente l’accesso in modalità “demo mode”.

Alla base della controversia vi è la circostanza Microsoft Corp.avrebbe violato il brevetto citato: in particolare oggetto della disputa è la Product Activation feature che funziona come “gatekeeper” per i software di Windows XP, Word 2003 e Word XP.

La Product Activation richiede all’utente (“user”) di inserire una chiave di validazione ai fini dell’utilizzo dei software.

 

La sentenza dei giudici Usa

Il 4 gennaio 2011 è stata emessa la sentenza (il testo è consultabile direttamente sul sito http://www.cafc.uscourts.gov). Il caso è di particolare rilevanza per la molteplicità degli aspetti trattati ma, soprattutto, per la circostanza che i giudici hanno rigettato la cd. “25% rule of thumb” utilizzata per determinare le royalties in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

 

I rilievi mossi a Microsoft

I giudici non soltanto hanno constatato l’effettiva violazione del brevetto registrato da Uniloc ma hanno rilevato la condotta dolosa di Microsoft riconoscendo pertanto a Uniloc un risarcimento di 388 milioni di dollari. Il risarcimento è inferiore a quello richiesto dalla parte (i.e., Uniloc) quantificabile in 564.946.803 milioni di dollari, basato su un’ipotetica negoziazione tra Uniloc e Microsoft e sulla conseguente applicazione dei cd. Georgia Pacific factors.  In particolare, i Georgia Pacific factors (dalla controversia (Georgia-Pacific Corp. V. United States Plywood Corp), sono stati a lungo utilizzati nella giurisprudenza statunitense per la determinazione di royalty ragionevoli in caso di violazione della proprietà intellettuale e sono di seguito riportati:

1. royalties che il soggetto titolare riceve per la concessione in licenza del brevetto;

2. ammontare dei canoni che il licenziatario paga per altri brevetti comparabili.

3. natura e condizioni della licenza per ciò che concerne l’esclusività, il territorio o altre restrizioni all’utilizzo del bene immateriale;

4. il licenziante stabilisce politiche volte a creare il monopolio del brevetto;

5. esistenza di relazioni commerciali tra il licenziante e il licenziatario;

6. durata temporale del brevetto e condizioni di licenza;

7. redditività dei beni coperti da brevetto;

8. utilità e vantaggio del brevetto rispetto alle invenzioni e alle tecniche già esistenti;

9. natura dell’invenzione brevettata e benefici ottenuti dai soggetti utilizzatori;

10. utilizzo del brevetto effettuato dal soggetto che ha compiuto la violazione;

11. “porzione” di utili attribuibile all’invenzione, distinguibile da altri elementi non brevettati, da specifiche tecniche aggiunte dal soggetto che ha compiuto la violazione, dal processo produttivo e dai rischi di business;

12. valutazione effettuata da un esperto qualificato;

13. outcome derivante da un’ipotetica negoziazione at arm’s length al momento in cui la violazione è compiuta.

 

Pollice verso alla “25% rule of thumb”

Successivamente l’esperto di parte ha applicato la “25% rule of thumb” identificando il valore delle singole product key e moltiplicando tale valore per il numero di licenze Office e Windows.

La Corte ha ritenuto che, nonostante la “25% rule of thumb” sia stata utilizzata nelle controversie per approssimare il valore di una royalty ragionevole (reasonable royalty) da corrispondere al titolare del brevetto in caso di violazione, la stessa non possa essere utilizzata indiscriminatamente. In particolare la regola ha sicuramente una sua ratio, se contestualizzata nell’ambito della Patent Law (35 U.S.C. – 284 Damages), laddove si richiede che il titolare del brevetto possa essere indennizzato per la violazione in misura mai inferiore alla reasonable royalty da riconoscere per lo sfruttamento del bene.

Secondo i giudici la regola è una mera costruzione teorica che prescinde dalle circostanze del caso di specie e dalla reasonable royalty determinabile con riferimento ad uno specifico settore, a una tecnologia o ai soggetti coinvolti nella controversia.